2013年 司法試験 論文式 知的財産法 第1問

[知的財産法]

〔第１問〕（配点：５０）

Ｙの従業員である甲と乙は，物質Ａに物質ｂ１を反応させて化合物Ｃを生産する方法（以下「方法１」という。）を職務発明として共同で発明した。甲と乙は，Ｙの職務発明規程に従って，方法１に関する職務発明の特許を受ける権利を，双方同意の上でＹに譲渡したが，Ｙは特許出願をしなかった。しかし，Ｙは方法１の発明完成の報告を受けて，直ちに秘密裏に方法１の使用による化合物Ｃの製造を複数の国内工場で開始した。

その後，乙は，Ｙを退職してＹと競合するＸの従業員となり，Ｘでの研究開発に従事したところ，物質Ａに物質ｂ２を反応させて化合物Ｃを生産する方法（以下「方法２」という。）によると，方法１よりも顕著に高い収率で化合物Ｃを生産できることを発見した。そして，乙は，方法２のみならず方法１についても，自分の単独発明としてＸに届け出て，両発明の特許を受ける権利をＸに譲渡する旨をＸと合意した。Ｘは，特許請求の範囲を「物質Ａに物質Ｂを反応させて化合物Ｃを生産する方法」（以下「発明α」という。）とした特許出願を，発明者を乙として行った。その後，Ｘは，方法１を使用して化合物Ｃの製造を開始した。なお，物質Ｂは物質ｂ１と物質ｂ２の両方を含む上位概念であり，明細書には方法１と方法２の実施例がいずれも記載されている。

一方，Ｘが発明αの特許出願を行った１か月後，Ｙにおいても独自に方法２が開発され，直ちに，Ｙは方法１を使用していた国内工場の生産ラインのうちの一部につき，方法２を使用するように変更して化合物Ｃの製造を開始した。Ｙは，以来継続して方法１と方法２の両方法を使用して化合物Ｃの製造を行っている。

Ｘは，発明αについて特許査定を受けて設定登録を得た（以下，この特許を「本件特許」という。）ので，本件特許に基づき，Ｙに対し，化合物Ｃの製造行為の差止めを求めて提訴した。

以上の事実関係を前提として，以下の設問に答えよ。

〔設　問〕

１．本件特許に基づくＸの差止請求に対し，方法１と方法２のそれぞれについて，Ｙはどのような抗弁を主張できるか論ぜよ。

２．設問１で検討したＹの抗弁のうち，方法２に関する抗弁に対して，Ｘはどのような再反論ができるか論ぜよ。

３．Ｙは，本件特許について，Ｘに対し特許権の移転請求を行うことができるか，その可否について論ぜよ。また，Ｙによる特許権の移転請求が認められた場合，Ｙは本件特許に基づいてＸに対し方法１の使用の差止めを請求できるかについても論ぜよ。

【参考】特許法施行規則（昭和３５年３月８日通商産業省令第１０号）

（特許権の移転の特例）

第４０条の２　特許法第７４条第１項の規定による特許権の移転の請求は，自己が有すると認める特許を受ける権利の持分に応じてするものとする。